Escritos de derecho procesal
1 de noviembre de 2022
La causal de irregistrabilidad marcaria por indicios de competencia desleal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El trámite de solicitud de marca se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), se encuentra regulado en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que es aplicable a todos los países miembros. Esta Decisión se encuentra reglamentada en la Circular Única de la SIC de 2001. Al interior del proceso la autoridad competente debe hacer el examen de registrabilidad, en el que valora si se cumple con los presupuestos legales para el registro, y profiere una decisión en cualquiera de dos sentidos: concesión o negación del registro, y donde además se resuelve las oposiciones presentadas.
Para proteger el interés general y particular la Decisión 486 establece causales de irregistrabilidad relativas y absolutas, contenidas en los artículos 136 y 135 respectivamente. Adicionalmente, el artículo 137 consagra otra causal para cuando existen indicios de competencia desleal, es decir que se podrá negar el registro ante indicios razonables de que se pretende perpetuar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por medio de la solicitud realizada. Este análisis le corresponde realizarlo al examinador de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC. Aunque no se discute la conveniencia de que las personas que soliciten el registro de marca obren de acuerdo al principio de buena fe, sí se considera que la aplicación de la causal vulnera el derecho al debido proceso al no permitirle al solicitante su defensa de las construcciones indiciarias dentro del trámite administrativo.
El trámite administrativo de registro marcario inicia con la presentación de la solitud que debe cumplir con una serie de requisitos formales, una vez admitida por contener toda la información necesaria pasa a la fase de publicación en la cual se permite la presentación de oposiciones por cualquier persona que tenga legitimo interés para impedir el registro. Una vez publicada la solicitud, independientemente de si se presentaron oposiciones, se procederá con el estudio de fondo donde se determinará si existe alguna causal que impida el registro. Si se configura el supuesto de hecho de alguna de las causales se deniega el registro marcario, decisión contra la cual procede el recurso de apelación. La decisión de negación por parte de la SIC debe expresar las razones que llevaron a adoptar la decisión y, si se presentaron oposiciones debe pronunciarse sobre ellas.
La Comunidad Andina, en uso de sus competencias para ejecutar las funciones que le asigna el Acuerdo de Cartagena y su reglamento, expide las Decisiones que son instrumentos normativos con contenido jurídico obligatorio. En el titulo VI de la aludida decisión 486 el capítulo I se refiere a los Requisitos para el Registro de Marcas, donde se establece en el artículo 137 que “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”[1][2]. La SIC se encuentra facultada para negar el Registro de marca si de manera oficiosa o a solicitud de parte considera que la solicitud se ve afectada por esta causal de irregistrabilidad.
Debe recordarse que se considera desleal según el artículo 259 de la norma comunitaria todo acto capaz de crear confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor[3]. Esto implica que sería suficiente con que la autoridad competente, para estudiar la registrabilidad de un signo distintivo, realice una construcción indiciaria sobre la aptitud que podría llegar a tener esta conducta para crear confusión en el mercado, sin que sea necesario concluir de forma definitiva la existencia del acto de competencia desleal ni que exista un pronunciamiento en este sentido.
Así las cosas, se establecieron unos presupuestos de aplicación de la causal en el Manual de Marcas de la SIC, que asisten al examinador, para concluir después de la valoración del material probatorio la presencia de indicios razonables que permitan determinar que efectivamente se está frente a un acto de competencia desleal. Entre estos deberá verificar si el signo imita el signo distintivo de un tercero y si las partes involucradas en el trámite concurren en un mismo marcado. Frente a este último punto aclara que no es necesario que el tercero afectado esté en el mercado colombiano, sino que basta que esté efectuando los actos preparatorios para ingresar[4].
En efecto, que la SIC deniegue la solicitud por configurarse la causal contenida en el artículo 137 de la norma comunitaria significa que el funcionario competente pudo construir un indicio de que con dicho registro se podría perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. Debe mencionarse que, durante el trámite, al hacerse de fondo el estudio, no se llama al solicitante para que se defienda de la construcción indiciaria ni de las cadenas inferenciales que construye el examinador porque solamente se le ponen en conocimiento en el acto administrativo final que le niega la solicitud.
La única posibilidad que encuentra el solicitante de resolver las dificultades que se presentan ante la solicitud y poder llevarla a feliz término es acudir a una eventual audiencia de facilitación que debe solicitarse de manera conjunta por el solicitante y el opositor o puede ser citada de oficio por la SIC si considera que las partes podrían hacer algunas modificaciones que permitan el registro. Por lo que no se realizará en todos los casos y solo procederá si existe un opositor, en consecuencia, no resuelve el problema de la ausencia de defensa del solicitante.
En conclusión en el trámite marcario al negarse el registro por configurarse la causal referida se está vulnerando el derecho al debido proceso al no oírse al interesado y adoptar la decisión sin tener que concluir la existencia del acto de competencia desleal, dejando como única opción al solicitante acudir a el recurso de apelación donde deberá sustentar sus motivos de inconformidad con la decisión haciendo más largo el proceso respecto de obstáculos que hubieran podido superarse si se hubiera escuchado al interesado antes de adoptarse la decisión.
A fin de solucionar el problema referido se propone que antes de proferirse el acto administrativo que deniegue el registro se anuncien las razones por las cuales existe el indicio de cometer actos de competencia desleal para que el interesado se defienda e incluso pueda realizar modificaciones al signo distintivo para que pueda llevarse a cabo el registro marcario.
[1] Comisión de la Comunidad Andina. (2000) Régimen común sobre Propiedad Industrial. [Decisión 486 de 2000]
[2] Esta causal de irregistrabilidad se sustenta en la prohibición general del artículo 7 de la ley 256 de 1996 , que indica que los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de buena fe comercial y prohíbe expresamente los actos de competencia desleal.
[3] Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
[4] Ibidem
