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Boletín Virtual
1 de marzo de 2019

Juramento estimatorio e Indemnización preestablecida en casos de infracciones marcarias

Por:  Luisa Fernanda Hernández Sánchez

 

En materia de derechos de propiedad industrial, cuando su titular considera que se le han infringido sus derechos y desea entablar una acción para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción, la primer barrera es la prueba de la existencia de los mismos y la determinación de la cuantía de la indemnización correspondiente, al tratarse de bienes inmateriales y porque puede haber muchas variables económicas y coyunturales que juegan un papel importante en la determinación y atribución de los  efectos de la afectación del derecho de exclusiva.

Así pues, teniendo en consideración esa dificultad probatoria tanto del daño como de la cuantía de los perjuicios derivados de la infracción de derechos de propiedad industrial, la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, establece unos criterios que van más allá de la clasificación tradicional de los tipos de daños patrimoniales existente: lucro cesante y daño emergente, para incluir por una parte el monto de los beneficios que obtuvo el infractor como resultado de la infracción y, por otra parte, el precio que el infractor hubiere tenido que pagar en caso de haber negociado una licencia con el titular de los derechos de exclusiva.   En relación con los dos últimos supuestos, estos podrían considerarse, como lo hace BARIENTO ZAMORANO, como casos de enriquecimiento sin justa causa, ya que se trata de la obtención de beneficios por la realización de una infracción.[1]

Ahora bien, el tema que cobra importancia en esta materia es la cuantificación de daño, toda vez que el Código General del Proceso en su artículo 206 establece como requisito de la demanda en los procesos en que se pretenda una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, la estimación bajo juramento de la cuantía que el demandante considera que debe reconocérsele en el proceso y que será prueba del monto de la indemnización, si el demandado no lo objeta, pues en el caso contrario el demandante deberá aportar otras pruebas que sustenten la suma que pretende a título de indemnización.

Sin embargo, en el año 2013, en desarrollo de los deberes asumidos por Colombia con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se expidió la ley 1648, por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial, reglamentada por el Decreto 2264 de 2014, que fue recogido en el Decreto 1074 de 2015, que consagra para el demandante en un proceso civil de infracción marcaria la posibilidad de optar por una indemnización preestablecida, que lo releva de probar la cuantía del daño, dejando la determinación de la misma al arbitrio del juez.[2]

De manera que, el juez puede establecer la indemnización por un valor equivalente a mínimo tres (3) y máximo cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida, con la posibilidad de poder aumentar esa suma hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes en cuatro casos: (1) cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, (2) se demuestre la mala fe del infractor, (3) se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o (4) se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.[3]

Por lo tanto, en lo que respecta a la determinación de la cuantía de la indemnización, en principio, hay dos posibilidades o acudir al juramento estimatorio u optar por el régimen de indemnización preestablecida. No obstante, la pregunta que surge, entonces, es si resulta necesario que el demandante realice el juramento estimatorio habiendo optado por la indemnización preestablecida.

Conforme al anterior interrogante, LÓPEZ MARTÍNEZ, expresa que cuando el demandado opta por la indemnización preestablecida implica una excepción al requisito del juramento estimatorio en la presentación de la demanda, porque la ley es la que establece el marco en dentro del cual el juez puede establecer el monto del perjuicio, teniendo el demandante que probar solamente la infracción al derecho marcario y “los supuestos para aumentar la tasación de los perjuicios, tales como “duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica““. [4] 

En ese mismo,  PACHECO DE LA HOZ, en el foro del 10 de octubre de 2018 realizado en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, afirmó que no se requiere hacer el juramento estimatorio en esos casos y, que de haberse tenido que realizar el juramento estimatorio y al mismo tiempo haber optado por la indemnización preestablecida, porque por ejemplo la Superintendencia de Industria y Comercio le inadmitió la demanda por la ausencia del juramento estimatorio, no puede aplicarse la sanción que contiene el artículo 206 del Código General del Proceso.

En consecuencia con lo anterior, si el demandante realiza el juramento estimatorio para que su demanda sea admitida y este es objetado por el demandado, el demandante deberá presentar una prueba adicional para determinar el monto, situación que PACHECO DE LA HOZ considera innecesaria y que implicaría la renuncia a la posibilidad de no tener que probar el monto que le concede el Decreto cuando opta por la indemnización preestablecida. Ahora bien, si no hay objeción, como el demandante optó por indemnización preestablecida, será el juez quien fije el monto de la misma dentro de los parámetros que establece el  Decreto.

Con base en lo expuesto y respondiendo al interrogante planteado, es preciso concluir que cuando el demandante decide dejar la cuantificación de la indemnización al arbitrio del juez, es decir, opta por la indemnización preestablecida, el juramento estimatorio es inútil, toda vez que es un medio de prueba del monto de la indemnización y, precisamente lo que se busca con la indemnización preestablecida es relevar al demandante de la prueba de la cuantía de los daños y perjuicios causados por una infracción marcaria, dada la dificultad probatoria de la misma. Adicionalmente, sería un despropósito obligar a realizar el juramento estimatorio si de cualquier manera  el juez es el que va a fijar a su arbitrio el valor de la indemnización.

Entenderlo de otra forma, sería ir contra la finalidad misma de la norma, ya que en lugar de alivianar la carga probatoria del demandante, se le estaría dando un lugar central al formalismo en el proceso, pues si se exige el juramento estimatorio, de este se le tiene que correr traslado al demandado para que formule objeciones y la consecuencia lógica de las objeciones es que el demandante, aunque haya tomado el camino de la indemnización preestablecida y no esté obligado a ello, tenga que aportar pruebas distintas al proceso para confirmar el monto estimado bajo juramento, y todo esto para que igual sea el juez quien al final determine lo que le corresponde pagar al demandado por concepto de indemnización, por lo que se le estaría imponiendo al demandante por vía del Código General del Proceso la carga probatoria de la cual una norma especial pretende relevarlo, buscando otorgar una protección legal apropiada a los titulares de la propiedad industrial en Colombia[5]y  sin que esto pudiera llevar a una consecuencia distinta a la que se llegaría de no exigir el juramento estimatorio.

En conclusión, el Decreto es claro al establecer las dos opciones que tiene el  demandante para determinar la cuantía de la indemnización, pues el artículo 2.2.2.21.1 establece que se puede sujetar al régimen de indemnización preestablecida o a las reglas generales de la indemnización de perjuicios, la o en el artículo es disyuntiva, por tanto, no puede haber lugar a pensar que se requiere el juramento estimatorio, que sería el medio de prueba para determinar el monto de los perjuicios en estos casos bajo el Código General del Proceso, pero es que este es un régimen general respecto del Decreto, que es especial, porque regula específicamente la indemnización en casos de infracción marcaria, por tanto el resultado no debe ser una combinación de los dos en el sentido en que aunque el demandante opte por la indemnización preestablecida igual tiene que hacer el juramento estimatorio, sino que se debe que dar lugar la regla según el cual la ley especial prevalece sobre la general, de manera que si se opta por la indemnización preestablecida no se exija el juramento estimatorio.


[1]BARIENTOS ZAMORANO, Marcelo. El sistema indemnizatorio del triple computo de la Ley de Propiedad Industrial. Revista Ius et Praxis, vol. 14 . núm.1, de la Universidad de Talca, Chile, 2008, págs. 123-143.

[2]ARTÍCULO 2.2.2.21.1. Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria. En virtud de lo establecido por el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013 la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaría podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante.

Para los efectos del presente capítulo, se entenderá que, si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación.

[3]  ARTÍCULO 2.2.2.21.2. Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

PARÁGRAFO. Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.

[4]LÓPEZ MARTÍNEZ, Adriana. La pretensión indemnizatoria y su prueba en procesos para la protección de los derechos de propiedad industrial. XXXIX Congreso Colombiano de Derecho Procesal, 2018. Pág. 698.

[5]Exposición de Motivos  de la Ley 1648 de 2013, por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los derechos de propiedad industrial.  Gaceta Nº 172 de 2013 del Senado de la República.